Aula 09 – Direito Empresarial – Societário – 25.03.13

Nesta aula, dando continuidade na questão de marcas, foram tratados dos seguintes assuntos: Conflito entre marcas, extinção das marcas, indicações geográficas, conflito entre marcas e nome empresarial.

Conflitos entre marcas

Há inúmeros casos onde ocorre o conflito ou confusão entre marcas. Geralmente estes conflitos são resolvidos na esfera judicial.

Extinção de marcas

Há 5 hipóteses de extinção da marca (conforme art. 142 da lei nº 9.279/96), sendo que a 5º (degeneração) é uma construção doutrinária, aceita mundialmente, mas aqui no Brasil não é acatada pelo órgão responsável por este controle (INPI).

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217.

1º – Decurso de prazo

A marca será extinta caso não ocorra a renovação desta junto ao INPI. O registro vale por 10 anos, podendo ser renovado eternamente. É muito raro uma marca ser extinta por decurso de prazo.

2º – Renúncia

Ocorre nos casos onde o dono da marca solicita ao INPI a sua extinção. Esta extinção, a pedido, não pode prejudicar terceiros.

3º – Caducidade

Só vale para o futuro, conforme RESP 964.780 SP. Ocorre quando por um prazo de 5 anos, a partir do dia da concessão pelo INPI, a marca não seja utilizada. Esta extinção precisa ser decretada pelo INPI, mediante requerimento de algum interessado. Enquanto o INPI não decreta/decide por esta extinção, a marca continua vigendo/valendo.

4º – Falta de procurador no país

Conforme art. 217 da lei nº 9.279/96, é necessário que a marca tenha um procurado no Brasil, sob pena de extinção da mesma.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

5º – Degeneração

Degeneração é o uso generalizado de uma marca ao ponto que esta se confunda com o próprio produto. (ex.: Bombril, Gillete…). Quando ocorre a degeneração o dono originário da marca não é mais proprietário exclusivo, todos podem utilizar a marca. (a proteção a marca, nestes casos, é retirada e a marca fica extinta).

O INPI não considera este critério como causa de extinção de uma marca, ao contrário de vários países do mundo (Convenção da União de Paris, Diretiva Comunitária, França, Itália e Uruguai), onde se aceita esta argumentação.

Casos de degeneração no mundo: Zíper, Vaselina, Band-Aid, Durex, Walkman.

Tentativas de extinção de marcas por degeneração (O INPI não reconhece):

Fórmica (o INPI não gerou a extinção).

Pincel atômico (TJSP apelação cível nº 0128556-02.2009.8.26.0100 – extinção da marca por incorporação ao vernáculo).

Chips (TRF-2, 1ª TE, Dês. Abel Gomes, AC 2002.51.01.511855-7 – extinção por conveniência).

Celofone (registro não renovado).

Borges Barbosa (autoridade em propriedade industrial) entende que o INPI não pode extinguir a marca por degeneração, mas o judiciário poderia retirar esta proteção. O professor Marlon entende que o INPI deveria.

Questão de Prova: Em que consiste o fenômeno da degeneração?

Resp.: Consiste no uso generalizado de uma marca ao ponto que esta se confunda com o próprio produto. (ex.: Bombril, Gillete…). Quando ocorre a degeneração o dono originário da marca não é mais proprietário exclusivo, todos podem utilizar a marca. (a proteção a marca, nestes casos, é retirada e a marca fica extinta).

Indicações geográficas

No Brasil se divide em duas categorias (denominação de origem e indicação de procedência), ao contrário do mundo que considera apenas a denominação de origem. As indicações geográficas não são marcas.

Denominação de origem

A qualidade do produto se deve, de forma preponderante, aos fatores geográficos ou humanos.

Exemplos: Champagne, Vinho do Porto, Cognac, Região dos Vinhos Verdes, Napa Valley, Scoth Whisky, Prosecco.

Indicação de procedência

Os fatores geográficos ou humanos não interferem na qualidade do produto.

Conflito entre marca e nome empresarial

Nos casos de conflito entre a marca e o nome empresarial, adotam-se 2 critérios/passos (jurisprudenciais) para a resolução desta divergência.

1º passo/critério: Marcas de alto renome – Se a marca for de alto renome, prevalece a marca.

2º passo/critério: Ramo de atuação – Ramos distintos podem conviver. Se forem do mesmo ramo prevalece o mais antigo.

Obs.: O STJ, através do RESP 1.204.488 RS, entendeu que se os territórios de atuação não forem os mesmos o nome e marca podem conviver. (novo critério – territorialidade).

Marca x Nome de domínio (endereço na www)

Há ainda os conflitos que envolvem a marca e o nome do domínio na internet. Não há legislação específica no Brasil (somente uma portaria) para a resolução destes conflitos. Geralmente são resolvidos via negociação ou via judicial.

Adota-se dois critérios para a resolução destes conflitos:

1º – Quem tem a marca, tem direito ao domínio.

2º – Usa-se os mesmos critérios adotados nos conflitos entre marca e nome empresarial (exceto o da territorialidade, que não cabe para este caso).

Frases proferidas: ‘O mundo inteiro reconhece as indicações geográficas’, ‘É o INPI quem define o que é de renome ou não’, ‘O conteúdo teórico da degeneração da marca não consta em nenhum dos livros indicados’, ‘Atualmente, no caso de conflitos entre marca e nome de domínio, a solução é mais negocial do que judicial’, ‘Ricardo Negrão é referência no tema de conflitos entre marca e nome empresarial’.

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